3神器 專利流氓夜遁逃 美國專利修正法案上路
摘錄自：能力雜誌電子報
2013/11/27
馮震宇
2011 年9 月16 日，美國通過了號稱60 年來影響最大的專利修正法案（也就是美國發明法案，簡稱AIA）。該法的通過，被稱為是美國專利史上最重要的里程碑之一。而在該法修正內容陸續實施與相關案件結果出現後，AIA 的影響與改革效益也逐漸浮現，並已經開始改變業者在美國的訴訟策略與救濟實務，連甚少與人為敵的台積電都開始利用AIA 的新制挑戰有疑問的專利。
此等結果對於一向處於挨打局面的兩岸業者而言，將是一大福音。
白宮關注專利流氓濫權
2013 年6 月美國白宮委員會在其所提出的「專利主張與美國創新(Patent Assertion And U.S. Innovation) 報告中指出，過去2 年濫用專利訴訟的個案呈現爆發性增長，2012 年由專利流氓提出的訴訟個案占全部專利案件的62％，2012 年有10 萬家公司受他們威脅，受害企業於2011 年向專利流氓共支付290 億美元的賠償，較2005 年增加4 倍。報告中還指出「專利流氓」濫用專利權，不斷透過空殼公司，在缺乏明確侵權證據的情形下對為數眾多的公司，以提起專利侵權訴訟之方式進行威脅，造成科技產業耗費在專利訴訟與收購防禦性專利之金額，遠高於投入新科技之創新研發費用，嚴重阻礙科技之創新，亦提高消費者所需付出之代價，對美國經濟造成重大影響。
為此，歐巴馬政府提出了7 項立法修改建議與5 項行政措施，包括研擬新規定，讓專利流氓更難利用空殼公司來隱藏他們的活動。並要求明確揭露專利申請人及專利權人，尤其在專利訴訟時，更應揭露權利人資訊，並對被法院裁定為「專利濫用者」做出懲罰，還將修法使專利案敗訴一方需負擔另一方的訴訟費用（包括律師費）。
此外，專利商標局也將加強對審查人員的訓練，以免軟體專利涵蓋過於廣泛的請求權，以及充分揭露資訊及教育大眾，並對專利流氓攻擊目標的產品供應鏈下游客戶提供更多資訊。另一方面，也將整合內外部資源進行專利法研究與加強排除令之執行，以解決現今問題。
除了白宮之外，為防止高科技創新者陷於惡意法律爭端，美國國會於2012 年8 月提出「從惡意法律爭議拯救高科技創新者法案」(Saving Hi-Tech
Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012, SHIELD)，以補充美國聯邦專利法之規定，使法院得於發現原告顯無合理勝訴可能，卻仍提起專利侵權訴訟者，可判決其應負擔全部訴訟費用（包括合理之律師費用）。
3 大神器 解決專利有效性爭議
AIA 解決專利爭議最主要的神器，就是提供第三人可以運用行政救濟方式決定專利的有效性，而不需要透過法院來處理。而且AIA在原有的單方再審查(Ex Parte Reexamination, EPR) 程序之外，一口氣增加了3 種管道：
1. 多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)
2. 商業方法專利的過渡複審程序(Transitional Program for Covered Business Method Patent Review,
CBM)。
3. 核准後複審程序(Post-Grant Review, PGR)
使得第三人得以對已經核准的專利請求美國專利商標局就其專利有效性再行審查。
以下為此3 種管道：
1. 多方複審程序(IPR)
多方複審(IPR) 程序自AIA 制定之日起1 年後於2012 年9 月16 日正式生效，取代過去的多方再審查程序(Inter Partes Reexamination)，成為挑戰已核准專利有效性的重要利器。若和舊法相比，舊法准許申請人只要對發明的可專利性提出實質新問題，就可提出再審查之申請，但新法的 IPR 程序則要求申請人至少要對一項請求項的可專利性，證明「具有合理的勝訴可能性」才能提起，等於提高了申請的門檻。
但是雖然如此，就專利爭訟而言，IPR 程序有其特別的優勢。例如，就形式面而言，它除了由專業行政法官所組成的專利審判與上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 進行審理之外，AIA 更規定其必須在1 年半內完成，相較於過去多方再審查所需的3 年、或是訴訟所需的2 年以上時間，明顯比較有利。因而從IPR 程序於生效後，就受到各方的重視，並在短短1 年內受理459 件案件。
值得注意的，就是若從請求主體觀察，IPR 程序的請求主要是由法人所提出，且其中以甲骨文(Oracle)、Corning、豐田、蘋果以及索尼等公司提起的數量最多，分別為19件、16 件、13 件和9 件，此外三星、戴爾、Google、微軟及Monsanto 等國際知名企業亦積極利用此程序，甚至連台積電也針對數個方法專利透過IPR 程序爭執專利的有效性，顯見多方複審已經逐漸成為各大公司在面對專利威脅、擬定智財策略時必須納入考量的策略之一。
另一方面，若觀察這些IPR 程序案件所欲挑戰之專利權，則可以清楚地發現許多專利都是由被稱為專利流氓或非專利實施實體(NPE) 業者所擁有的專利，特別是Intellectual Ventures、VirnetX 等公司，因此多方複審程序未來對於NPE 所可能帶來的衝擊，就值得特別注意。若是此等NPE 所擁有的專利能夠在此程序中被撤銷，則未來將會有更多的業者運用IPR 程序。
另一個值得注意的結果，就是目前有哪些產業最會積極運用IPR 程序。從該程序生效後第1 年所受理的案件分析，「電腦系統結構、軟體與資訊安全」以76 件躍居榜首，其次則為「半導體、光電系統及元件」（68 件）、「運輸、建築、電子商務、農業等」（65 件）以及通訊傳播（60 件）等產業，至於國內現在最夯的生技產業也有44 件、甚至連設計專利都有2 件，突顯出運用IPR 程序與專利戰爭的激烈程度呈現正相關。因此可以合理預期，IPR 程序未來很有可能會對此等產業之產業秩序發揮不容小覷的影響力。
2. 針對商業方法專利的複審程序(CBM)
對於造成在網路世界搶地大戰的商業方法，由於引發太多的專利侵權訴訟，因此AIA 也特別針對商業方法專利制定了一個特殊的暫時性複審程序（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review,
CBM, 預計於2020 年失效），並自AIA 頒布日起1年，也就是2012 年9 月16 日起生效，且具有溯及既往的效力，並在正式實施後獲得普遍的接受，這也可以從第一年就受理有56 件案件得知一二。據統計，目前運用此一程序最主要的業者分別為Mutual leads、酷朋(Groupon)、蘋果(Apple)、富達(Fidelity) 及SAP（分別為10 件、5 件、4 件、4 件與3 件），幾乎占總請求案件之半數。
而在這56 件案件中， 具有「相當可能不具可專利性」（more likely than notunpatentable）並由委員會受理的共12 件，被拒絕3 件，因和解而駁回者3 件。值得注意的是，此攸關商業方法專利的特殊程序在正式實施後的9 個月內即出現第一件最終決定（係由國際知名的電子商務解決方案與ERP 業者SAP（思愛普）對Versata 所取得的6,553,350 號專利所提出），使得此程序也受到各方關切。
而若以訴訟時效的角度切入，CBM 進行的速度亦對請求人有利，最主要的原因，就在於AIA 規定複審程序必須在18 個月內完成。此外，AIA 所規範的複審程序，由於可以和司法訴訟同時進行，再加上其時程較短的時效性，確實能為專利案件中的被告帶來實益，而隨著第一件成功運用此程序的案件出現，AIA的複審程序勢必會廣為專利侵權案件的被告所運用，未來將會成為處理專利糾紛或進行專利訴訟所不容忽視的環節。
3. 核准後複審機制(PGR)
對於不屬於IPR、CBM 等程序的專利爭訟，則可適用一般的核准後複審(PGR) 程序。雖然此程序之法定生效日期和IPR 相同，也是2012 年9 月16 日，但是由於其僅適用於AIA 先申請主義生效後的專利案件，且要求申請人必須於專利核准後的9 個月內提起。因此最早適用PGR 程序之專利應是於2013 年3 月16 日後送件的專利。縱使這些專利申請案件採用優先審查方式，預計最快也要等到2014 年以後才會有適用此程序的案件出現。
PGR 程序與舊法的區別，最主要是根據舊法，被告只能依據已核准或已出版之文獻來質疑專利的可專利性。而根據新的PGR 程序，則准許基於任何現有技術來挑戰專利的有效性。此外，PGR 也允許第三人根據任何無效理由，例如實用性、是否為專利保護標的(patentability)、可實施性等，對專利的有效性提出挑戰。唯根據USPTO 的統計資料，截至目前為止實務上僅曾出現一件關於PGR 的複審請求，且已為PTAB 所否決，並未有正式審查程序之展開，故可能要等2014 年後才能看出此制度的成效。但是由於PGR 程序放寬提起的要件，因此未來運用此救濟方式的案件應該不會比前2 種管道少。
AIA 實施週年成效持續擴張
隨著時間的經過，AIA 所創設的行政救濟程序於新法通過的雙周年後已經在實務上逐漸發酵，而且也受到業界的重視。首先，就數量而言，僅IPR 程序與CBM 程序至2013年9 月已累積約550 件案件，甚至其他的一些救濟程序，例如：補充審查程序(Supplemental Examination Procedure)、真正發明人決定程序(Derivation Proceedings) 亦有不少案件。因此一年內已受理了40 件左右的案件。
其次，對實際進行的程序而言，受到挑戰的專利權人普遍都會利用「專利權人初步回覆」(Preliminary Response) 制度， 以避免其所擁有的專利成為「殭屍專利」（Patent Zombies 因為若不回應則其專利幾乎等同死亡）的窘境。據統計，就進行較快的275 件IPR 案件來看，便有218 件的專利所有人於期限內向PTAB 提出初步回覆，而就進行較快的27 件CBM案件，只有2 件專利權人放棄初步回覆。
第三，就產業面而言，以前述該550 件左右的複審案件觀察，被挑戰最多的領域則以電子資訊電腦產業居冠，約占所有案件的68.5％，遙遙領先第二名的機械相關產業（占13.5％），以及後續化學、生技醫藥和設計等產業的專利。此一趨勢與當前專利爭訟的情況具有一致性，顯見AIA 的行政救濟程序具有紓解法院訟源、以及引導專利戰場轉移到行政救濟程序之效果。
另一方面，由於修法後美國專利行政救濟出現多頭馬車的情形，特別是新的程序與原有的單方再審查程序有部分的相似性，若是當事人同時利用2 種以上的救濟管道時，應如何處理即產生問題。PTAB 有在個案中考慮程序重疊時人力物力資源的浪費，以及裁判矛盾的風險，因此採優先進行較具效率的多方複審程序，並中止單方再審查程序的裁決案例，但是亦出現拒絕暫停相競合程序的案例，未來可能仍需要經由案例的累積而尋找出最佳的處理模式。
創新與智財權落實執行
由於AIA 變革幅度大、影響層面廣，故一直受到各方的關注，而在法案通過屆滿2 週年以及相關行政救濟程序正式實施滿1 週年之際，美國政府大動作宣布其對於專利現況的態度與未來改革之方向，更突顯美國NPE 氾濫所衍生的問題，以及美國政府對解決此等問題的重視程度。
而美國對智財問題的重視，也突顯出台灣對攸關未來競爭核心的創新與智慧財產權的輕忽。因為在雷聲大雨點小的智財銀行成立後，卻不見該銀行有所表現，為此政府目前又開始推動成立台灣智財經營組織。但對於該組織之性質、定位、以及相關專利的來源目前才開始研究；若要成立，則是否會與現有的智財服務業者（例如專利商標事務所）產生競爭，或是否要鼓勵既有的民間智財服務業者共同成立，也並未考慮。看來，台灣業者若要在美國趨吉避凶，可能還是要靠自己的力量，而無法依靠政府。而靠自己的結果，就要特別注意美國AIA 已經出現的變革與未來歐巴馬可能的改革，才能避免成為制度變革下的犧牲者。（本文作者為政治大學法律系教授）
【本文出自《能力雜誌》2013年11月號】
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